Direito de proteção à marca notoriamente conhecida independe de registro no Brasil

O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. Por isso, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve o registro de marca norte-americana com nome parecido a de empresa brasileira. O relator do recurso, ministro Massami Uyeda, salientou que a marca norte-americana, por ser notoriamente conhecida, goza de proteção especial independentemente de ter registro no Brasil em seu ramo de atividade. Já a marca de alto renome tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 

A empresa brasileira Lima Roupas e Acessórios registrou a marca “Sketch” no INPI, em 1996. A marca é conhecida por comercializar produtos de vestuários, acessórios e calçados. 

Inicialmente, a empresa norte-americana teve o pedido de registro negado, por entender-se que a marca “Skechers” havia reproduzido ou imitado, em parte ou no todo, uma marca já registrada, o que poderia provocar confusão entre os consumidores. Porém, em 2003, após recurso administrativo, a marca “Skechers” foi registrada no INPI pela empresa Skechers USA INC II. 

Inconformada com a decisão, a empresa brasileira recorreu à 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro, alegando que, com o registro da marca “Skechers”, o instituto teria violado direito líquido e certo de não haver outra marca reproduzindo ou imitando marca já existente. Disse que, com a coexistência da outra marca, a expansão sofreria prejuízos. A 35ª Vara considerou ilegal o registro da marca “Skechers” pelo INPI. 

O INPI e a Skechers USA não concordaram com a decisão e recorreram ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). O tribunal acolheu os recursos e considerou que o registro não era nulo. Explicou que a marca “Skechers” é conhecida mundialmente em seu ramo de atividades e goza da proteção estendida à marca notoriamente conhecida, que independe da territorialidade. Isso porque a legislação brasileira é clara ao entender que o conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A marca notoriamente conhecida goza de proteção especial nos ramos que comercializa, independentemente de ter registro no Brasil. Já a de alto renome tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que tenha sido registrada previamente no Brasil. 

A empresa brasileira recorreu ao STJ, pedindo que a decisão do registro fosse anulada. Sustentou que, tanto do ponto de vista fonético quanto do ortográfico, as duas marcas eram muito parecidas, causando confusão entre os consumidores. Alegou ainda que a marca “Skechers” não deveria ser considerada como notoriamente conhecida. 

A Turma entendeu que a discussão sobre a notoriedade ou não da marca “Skechers” deve ser observada de acordo com a fixada pelo TRF2, já que qualquer decisão que contrarie a já fixada significa o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Quanto à possibilidade de confusão entre os consumidores, a Turma entendeu que as empresas atuam em ramos distintos. Enquanto a “Sketch” comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive sapatos, a “Skechers” vende, especificamente, roupas e acessórios de uso comum e para prática de esportes.